Mag je de merknaam van je concurrent gebruiken in Google Ads?

Het gebeurt regelmatig dat de naam van een concurrent gebruikt wordt als zoekterm bij Google Ads. Zo zorgt de adverteerder ervoor dat wanneer iemand op Google zoekt naar de (diensten van de) concurrent, de diensten van de adverteerder eerst verschijnen als advertentie. Zeker in een markt met veel concurrentie kan dat een groot voordeel opleveren. Maar mag dat eigenlijk wel?

Allereerst is van belang om kort stil te staan bij de vraag waar we het juridisch eigenlijk over hebben. De naam van de onderneming of van de producten van het bedrijf, kan beschermd zijn door specifieke rechten. De naam van de onderneming is een handelsnaam, mits die onderneming ook daadwerkelijk onder die naam actief is. De producten die de onderneming op de markt brengt (dat kunnen waren of diensten zijn), zijn via een merk te beschermen.

Handelsnaamrecht en merkrecht
Het is goed om te beseffen dat zowel een handelsnaamrecht als een merkrecht, in feite beschermt tegen het gebruik van benamingen door anderen die verwarring kunnen wekken bij het relevante publiek. Met andere woorden, als het publiek (de namen van) bepaalde ondernemingen of producten niet goed uit elkaar kan houden, dan kan degene die als eerste het handelsnaamrecht of merkrecht heeft verkregen, daartegen optreden. Hierbij gaat het dus steeds om gevallen dat het relevante publiek beide namen ook daadwerkelijk ziet (ofwel gelijktijdig, ofwel na elkaar) en daardoor mogelijk in verwarring raakt.

Google Ads
Hoe zit dat dan bij Google Ads? Want voor de Google gebruiker is meestal niet zichtbaar welke termen bij Google Ads als zoektermen zijn opgegeven. Een gebruiker van Google ziet bijvoorbeeld niet direct dat de advertentie van de adverteerder aan hem of haar wordt getoond juist omdat hij heeft gezocht op de naam van de concurrent.

Uitspraak rechtbank Rotterdam
Een dergelijke situatie deed zich onlangs ook voor in een zaak bij de rechtbank Rotterdam. In die zaak startte een merkhouder een kort geding, omdat de concurrent de merknaam had opgegeven als Google Ad, waardoor deze concurrent als advertentie verscheen bij het invullen van het merk in de zoekbalk van Google.

De discussie spitste zich daar toe op de vraag of dat verboden kon worden, omdat nergens in de advertentie, noch op de website van de concurrent het merk daadwerkelijk te lezen was en evenmin een teken werd gebruikt dat veel op het merk leek. Volgens de concurrent was er daarmee geen sprake van merkinbreuk, omdat het relevante publiek niet in de war zou kunnen raken.

De rechtbank Rotterdam zag dit toch anders. Aansluitend bij rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU (verwijzing 1- verwijzing 2) werd geoordeeld dat er in dit geval wel sprake was van merkinbreuk. Daarvoor was doorslaggevend dat het relevante publiek dat Googelde op “Spido”, via de Google Ad uitkwam bij de website van de concurrent genaamd “River Cruise Rotterdam”. Op de website van de concurrent zijn vergelijkbare diensten te vinden, namelijk in dit geval rondvaarten in Rotterdam. Het relevante publiek raakt daardoor in verwarring, omdat zij ervan uit (kunnen) gaan dat ze diensten onder het merk “Spido” afnemen, terwijl dat niet het geval is. De rechtbank heeft daarom een verbod, op straffe van een dwangsom opgelegd aan de concurrent voor het nog langer gebruik van de naam “Spido” als Google Ad.

De rechtbank heeft hier veel waarde gehecht aan de zogenaamde herkomstfunctie van het merk. Een merk dient er toe dat het relevante publiek via het merk kan achterhalen waar de diensten die onder het merk worden aangeboden, vandaan komen. Met andere woorden, men moet in deze situatie de naam “Spido” kunnen associëren met rondvaarten in Rotterdam. Daarvoor is het merk hier ingeschreven en dat moet beschermd worden, aldus de rechtbank.

Doordat de concurrerende adverteerder ook rondvaarten in Rotterdam aanbiedt en het publiek daardoor dus in verwarring kan raken, maakt de concurrent merkinbreuk door via Google Ads met de naam “Spido” te adverteren.

Wat betekent dit in de praktijk?
Vooral dat je dus goed moet opletten welke woorden je als Google Ads gebruikt. Wat in ieder geval dus niet mag, is adverteren met de zoekterm van de naam van een directe concurrent die soortgelijke waren of diensten aanbiedt, zonder dat voor het publiek duidelijk wordt dat er geen band is tussen beide partijen. Althans, de merkhouder kan daar tegen optreden, zoals in de behandelde uitspraak het geval was. Veiliger is dus om een Google Ads term te gebruiken die wel goed omschrijft wat je doet en waar mensen op Googelen, maar die geen merk (en beter ook geen handelsnaam) van een ander behelst.

Anderzijds kan ook niet gezegd worden dat je nooit de naam van een concurrent kan gebruiken. Immers, soms is de benaming van de concurrent dusdanig beschrijvend, dat er geen bescherming vanuit gaat. Dan begeven we ons echter weer op een ander terrein, namelijk dat van de beschrijvende merken en handelsnamen. Lees daarover meer in onze andere blogs.

De vraag is nog of dit oordeel ook zou zijn geveld, als er geadverteerd zou worden met de handelsnaam van een concurrent? De genoemde herkomstfunctie is immers vooral in het merkenrecht heel relevant door de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. In het handelsnaamrecht wordt de herkomstfunctie daarentegen überhaupt niet echt als aparte factor gezien. Ik vermoed overigens dat het oordeel dan niet echt anders was geweest. Immers, er kan betoogd worden dat juist het onderscheiden van de herkomst van de onderneming inherent is aan het ontstaan van een handelsnaamrecht.

Waar we het ook niet over gehad hebben is de domeinnaam, en wat het voorgaande daar voor effecten heeft. Want om het makkelijk te maken kan een domeinnaam ook een handelsnaam zijn, of een merk, of allebei tegelijk, of juist helemaal niets. Ook hierover lees je meer in onze andere blogs.


Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Tim of één van zijn collega’s van onze sectie IE, IT & Privacy.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).