Merken van anderen gebruiken is over het algemeen niet toegestaan. Toch zijn er situaties waarin dat wel mag, zoals wanneer er een geldige reden is om het merk te gebruiken. In de zaak Jiskefet ging het over de vraag of sprake was van een geldige reden.
Doel merkenrecht
Door gebruik te maken van een merk kan de consument goederen of diensten van bedrijf A onderscheiden van die van bedrijf B. Ook helpt het de consument te achterhalen wie hij moet aanspreken om een product gerepareerd te krijgen. Deze voordelen gaan verloren wanneer bedrijven elkaars merken gaan gebruiken. De consument kan dan in verwarring raken. Om verwarring te voorkomen is de merkhouder de enige persoon of de enige onderneming die het merk mag gebruiken of toestemming aan anderen kan geven om het merk te gebruiken in de vorm van een licentie. Als anderen het merk gebruiken en daarmee inbreuk maken op zijn merk, kan de merkhouder dat gebruik verbieden.
In sommige gevallen is het gebruiken van een merk (of een teken dat er veel op lijkt) van een ander toegestaan zonder diens toestemming. Bijvoorbeeld als een partij een eigen naam gebruikt die veel lijkt op het merk, of wanneer een product al op de markt is en wordt doorverkocht.
Een geldige reden om een merk zonder toestemming kan bijvoorbeeld ook zijn het gebruik van een oudere handelsnaam of een grondrecht zoals informatievrijheid. Over dit laatste ging de zaak Jiskefet.
De zaak Jiskefet
Jiskefet B.V. is de vennootschap achter het bekende televisieprogramma Jiskefet en houder van het merk Jiskefet. In 2021 heeft partij Noblesse Uitgevers B.V. het boek Jiskefet Encyclopedie op de markt gebracht zonder medewerking van Jiskefet B.V. Dat boek beschrijft de scènes en karakters van het televisieprogramma Jiskefet. Jiskefet B.V. was bezorgd dat consumenten Jiskefet B.V. zouden zien als de maker van het boek. Zij is daarom naar de rechter gestapt om Noblesse te verplichten bij de verkoop van het boek te vermelden dat het boek niet afkomstig is van Jiskefet B.V.
Bij de rechter stelt Jiskefet B.V. dat Noblesse inbreuk maakt op haar merk, maar de rechter is het niet met Jiskefet B.V. eens. Volgens de rechter is de titel van een boek onderdeel van het boek zelf en geen merkaanduiding om het boek te onderscheiden van andere boeken. Kortom, Noblesse gebruikt het woord ‘Jiskefet’ als titel en niet als merkaanduiding. Het wordt dus niet gebruikt ter onderscheiding van ‘waren of diensten’ zoals dat in de wet wordt omschreven.
Nu geen sprake is van gebruik van het teken voor waren of diensten, moet de rechter beoordelen of Noblesse een geldige reden heeft voor gebruik van het merk. Dat blijkt het geval. Noblesse heeft recht op vrijheid van informatie en daarmee een geldige reden om het woord Jiskefet te gebruiken. De titel ‘Jiskefet Encyclopedie’ is niet meer dan een beschrijving van de inhoud van het boek. Noblesse mag dus de naam Jiskefet voor dit doel gebruiken en maakt geen inbreuk op het merk van Jiskefet B.V.
Jiskefet B.V. meent dat zelfs wanneer er sprake is van een geldige reden voor gebruik, er nog moet worden getoetst aan de norm van ‘eerlijk gebruik in nijverheid en handel’, zoals vermeld in de wet. De rechter volgt dat standpunt echter niet. Wanneer de gebruiker van het merk zich kan beroepen op een geldige reden, hoeft niet ook nog te worden gekeken naar de vraag of het gebruik eerlijk is.
Conclusie
In het algemeen mag alleen de merkhouder een merk gebruiken, maar in bepaalde situaties mag ook iemand anders dat doen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer hij daar een geldige reden voor heeft. Alhoewel er in de zaak Jiskefet sprake was van zo’n geldige reden, komt dat in de praktijk niet zo veel voor. Wees dus altijd voorzichtig en terughoudend met het gebruik van merken waar andere personen of bedrijven houder van zijn.
Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Maud of één van haar collega’s van onze sectie IE, IT & Privacy.
Wil je meer weten over het gebruik van de merknaam van je concurrent als Google Ads? Lees dan ook deze blog.
Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).
